Мероприятия ОКЮР, фотогалереи

Посмотреть презентации конференции >> (только для членов ОКЮР)

16 февраля 2017 года ведущие специалисты в области интеллектуальной собственности, представители Роспатента, Суда по интеллектуальным правам и Государственной Думы обсудили вопросы построения эффективной системы средств индивидуализации компании, ориентируясь, в первую очередь, на нужды компании и особенности законодательства, а также поделились опытом в построении стратегии охраны бренда, создании системы выявления нарушений и борьбе с ними.

Александра Нестеренко, президент ОКЮР, в приветственном слове подчеркнула, что репутация и имя компании являются одними из ее главных ценностей и грамотно скомплектованный портфель средств индивидуализации в комплексе с продуманным механизмом их защиты способны содействовать росту стоимости компании и обеспечить ее устойчивость в жесткой конкурентной борьбе.

Модератором первой части конференции, посвящённой защите бренда, выступил Виталий Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО. Он изложил положения доклада Светланы Усольцевой, ведущего советника отдела гражданского законодательства Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации, в котором были отмечены изменения гражданского законодательства, расширяющие спектр возможностей защиты товарного знака, в том числе закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации таких институтов, как астрент и эстоппель, а также реализацию принципа добросовестности в обязательственных отношениях в сфере интеллектуальных прав.

Были затронуты вопросы практической реализации Постановления Конституционного Суда от 13 декабря 2016 года № 28-П, допустившего в некоторых случаях установление размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак ниже низшего предела, а также проект федерального закона о внесении соответствующих изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.

Продолжили тему защиты бренда эксперты юридической фирмы Squire Patton Boggs Ольга Безрукова, партнёр и руководитель практики в сфере интеллектуальной собственности, и Сергей Трещёв, партнёр и руководитель практики судебных споров. Докладчики сфокусировали внимание аудитории на вопросах борьбы с нарушениями исключительных прав на товарный знак третьими лицами, дали практические рекомендации по предоставлению доказательств реального использования товарного знака и заинтересованности истца в прекращении правовой охраны товарного знака, а также по вопросам взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака.

Особое внимание было уделено использованию совокупности доказательств, подтверждающих коммерческую заинтересованность в использовании спорного товарного знака для однородных товаров и/или услуг, в частности, подтверждение намерения использовать, включает:

• наличие собственной заявки на регистрацию товарного знака в отношении обозначения, идентичного или сходного до степени смешения с оспариваемым обозначением и заключение экспертизы с указанием противопоставленного оспариваемого товарного знака, как препятствующего регистрации;
• включение спорного товарного знака в состав фирменного обозначения, принадлежащего истцу;
• наличие в других странах регистраций, принадлежащих истцу; и т.п.

Возможность использования спорного товарного знака подтверждается предоставлением таких доказательств приготовления к использованию, как наличие соответствующего производства, лицензии и т.п.

В дискуссии на тему «Проблемы выявления нарушителей и подражателей» приняли участие Екатерина Ковальчук, начальник сектора правового сопровождения внешних коммуникаций и работы с интеллектуальной собственностью, Сбербанк, Никита Полозов, директор юридического департамента CANON, и Роман Рогалёв, директор по юридическим вопросам, Руст Россия.

Екатерина Ковальчук отметила, что Сбербанк сталкивается с нарушениями как в офлайн-среде, так и в онлайн-среде. Например, в 2015 году в Москве открылся офис компании «Сберкасса», не только название, но и вывеска которой могли ввести пользователей в заблуждение относительно наличия связи между данной компанией и Сбербанком. Веб-сайт данной компании также был оформлен схоже с тем, как оформляются веб-сайты Сбербанка.

Проблема, с которой столкнулся Сбербанк в данном случае — сложность выявления нарушителя. Так, офис компании «Сберкасса» был закрыт для свободного посещения; регистрационные данные о конкретном юридическом лице ни на вывеске, ни на веб-сайте не были указаны; обращение к ЕГРЮЛ также не позволяло однозначно установить нарушителя.

По мнению Е. Ковальчук, со сложностями установления нарушителей, к которым можно предъявить претензию и иск, компании сталкиваются часто. Например, если администратором домена является физическое лицо, данные о нем в WhoIs часто закрыты, и регистраторы отказывают в предоставлении таких данных со ссылкой на закон о персональных данных. По той же причине социальные сети отказываются раскрывать сведения о владельцах сообществ в социальных сетях.

В связи с этим Е. Ковальчук предлагает направлять регистраторам доменных имен адвокатские запросы, а к социальным сетям обращаться с требованием об удалении нарушающего контента.

Никита Полозов согласился, что нарушителей не всегда легко выявить, так как зачастую на веб-сайте интернет-магазина либо вовсе нет информации о юридическом лице, либо указанное лицо не является реальным продавцом. Оптимальный инструмент для определения личности продавца — контрольная закупка, которая во многих случаях раскрывает личность нарушителя.

Однако, по опыту Н. Полозова, наиболее опытные нарушители выстаивают многоуровневые договорные схемы, с помощью которых они прикрывают основное лицо, выставляя его лишь исполнителем чужой воли, не имеющим никакой возможности проконтролировать, чем и как они торгуют. Большинство таких схем достаточно легко прочитываются юристами, однако, привлечение к ответственности нарушителя по-прежнему затруднительно.

Роман Рогалев также отметил трудности в возбуждении уголовных и административных дел по вопросу незаконного использования средств индивидуализации. Докладчик привлек внимание слушателей к проблеме производства контрафактного алкоголя и привел яркие примеры из практики борьбы с нарушителями и подражателями в сфере производства алкогольной продукции.

Наталья Гуляева, партнер и руководитель практики интеллектуальной собственности, медиа и технологий Хоган Лавеллз, рассказала о способах защиты бренда в сети Интернет, органично соединив в своем выступлении анализ актуальной практики правоприменения и практические рекомендации правообладателям.

Н. Гуляева отметила, что помимо неавторизованного использования товарного знака (фирменного наименования) непосредственно на веб-сайте, есть другие виды нарушений, требующие от компаний большой изобретательности в построении защиты.

По мнению Н. Гуляевой, инструменты, предлагаемые Федеральным законом «О защите конкуренции» могут быть использованы и уже не раз были успешно использованы против подражателей, т.е. в тех случаях, когда нарушитель намеренно пытается создать впечатление о причастности к деятельности другой (обычно более известной) компании.

Н. Гуляева также обратила внимание на то, что на практике для борьбы с киберсквоттингом компании часто практикуют защитный киберсквоттинг, а именно, регистрируют в ряде юрисдикций доменные имена, которые идентичны ключевым товарным знакам компании и настраивают переадресацию на свой основной веб-сайт (например, .com). Однако в России, если компания не присутствует физически, использование (переадресация) доменных имен .ru, .su, .рф влечет риск признания того, что компания фокусирует свою деятельность на территории Российской Федерации, а значит, по мнению Минкомсвязи, подпадает под действие Федерального закона «О персональных данных». Минимизация данного риска возможна путем регистрации домена (при условии наличия прав на товарный знак) без его использования. Так будет легче доказать, что деятельности, направленной на территорию России нет, а регистрация доменных имен преследовала лишь цель защиты от киберсквоттеров.

Следующим в данной части конференции стало выступление Анны Костыра, руководителя юридической практики Санкт-Петербургского офиса EY и Артемия Иванюшина, старшего менеджера компании. Докладчики рассказали о критериях выбора оптимального способа и стратегии защиты прав на средства индивидуализации в зависимости от цели правообладателя. Преимущества обращения в суд с гражданско-правовым иском сравнивались с обращением в антимонопольную службу, также речь шла о выборе стратегии и предмета доказывания: формальное нарушение или общая недобросовестность. Это сравнение было проиллюстрировано значимыми судебными решениями в сфере защиты товарных знаков, в том числе из практики EY. Также речь зашла о справедливости и пропорциональности требований об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка. В некоторых случаях при отказе суда от применения предварительных обеспечительных мер, необходимость претензионного порядка существенно снижает возможность эффективной защиты права. Например, в делах о параллельном импорте.

Виктор Афанасьевич Химичев, председатель судебного состава Суда по интеллектуальным правам, рассказал о ключевых тенденциях в судебной практике, связанной с защитой прав на средства индивидуализации. Докладчик акцентировал внимание на позициях Суда по интеллектуальным правам касательно дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака при банкротстве правообладателя, включая определение подсудности по данной категории споров. В докладе была затронута и проблема номинального (символического) использования товарного знака как способа защиты от досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием. Так, указанный вопрос был рассмотрен Президиумом Суда по интеллектуальным правам, который указал на необходимость учета совокупности обстоятельств, подтверждающих реальное использование товарного знака. Кроме того, как следует из судебной практики, правообладатель лишается права на защиту товарного знака при отсутствии фактического использования товарного знака, так как попытку получить такую защиту следует рассматривать как злоупотребление правом.

Любовь Леонидовна Кирий, заместитель руководителя Роспатента,, осветила актуальные вопросы правовой охраны средств индивидуализации и промышленных образцов.

Л.Кирий отметила, что приоритетной задачей Роспатента является сокращение сроков рассмотрения заявок на товарные знаки и промышленные образцы. Докладчик сообщила, что с целью сокращения сроков рассмотрения заявок на товарные знаки были скорректированы подходы экспертизы по использованию информации из сети Интернет при проверке заявленного обозначения на соответствие положениям пп.1 п.3 ст. 1483 ГК РФ. Экспертам рекомендовано не использовать информацию из непроверенных источников, в т.ч. форумов, социальных сетей, энциклопедий и справочников, не являющихся электронными версиями издательской продукции (например, сайт «Википедия»).

Кроме того, Л. Кирий рассказала о выработанных Советом по качеству Роспатента подходах к оценке способности промышленного образца ввести в заблуждение потребителя изделия в отношении производителя или места производства изделия (п.5 ст. 1352 ГК РФ). Так, при наличии товарного знака, имеющего более ранний приоритет, сравнение с ним промышленного образца должно осуществляться с учетом семантического значения словесных элементов, включенных в промышленный образец и в товарный знак. Следует также оценивать однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и назначения промышленного образца.

Вторую часть конференции, модератором которой выступила Л.Л.Кирий, открыл В.Калятин, главный юрист по интеллектуальной собственности РОСНАНО, выступивший с докладом «Выбор стратегии защиты бренда». Он обратил внимание аудитории на то, что фирменный цвет и форма товара также часто крайне важны для компании и их регистрация в качестве товарного знака возможна. Особенности регистрации цвета в том, что не допускается регистрация основных цветов; цветов, определяемых техническими причинами; естественных цветов материалов; цветов, имеющих сигнальное значение.

Докладчик также напомнил про такие инструменты как общеизвестный и коллективный товарные знаки.

В качестве практических рекомендаций, В.Калятин посоветовал отслеживать действие товарных знаков; отслеживать «нежелательные» средства индивидуализации, используемые третьими лицами; бороться с «видовым» использованием товарного знака в целях предотвращения утраты товарным знаком различительной способности; определить размер вознаграждения при внутрикорпоративном лицензировании, а также определить условия авторизованного использования товарного знака третьими лицами (создать «брендбук»).

В дискуссии, касающейся построения защиты бренда на мультиюрисдикционном уровне, приняли участие Любовь Алимова, советник по интеллектуальной собственности Россия/Евразия, Нестле и Олеся Шмаракова, руководитель направления по нормативно-правовой работе Дирекции по правовым вопросам ПАО «Газпром нефть».

Л. Алимова посоветовала не использовать подход «охватить весь мир» и не регистрировать товарные знаки «на всякий случай» во всех юрисдикциях на начальном этапе проекта. По ее мнению, лучше сфокусироваться на приоритетных юрисдикциях, отталкиваясь в том числе от экспортных планов компании.

О. Шмаракова представила подходы к защите бренда на мультиюрисдикционном уровне. Она подчеркнула, что возможности по защите бренда зависят от конкретного региона или страны. Так, в зависимости от наличия или отсутствия локальных подразделений компании и локальных юристов изменяются и показатели административных издержек на борьбу с нарушением, что было продемонстрировано на примерах стран СНГ, Ближнего Востока, Сербии.

В дискуссии на тему «Локализация бренда» приняли участие А. Шкарина, директор по юридическим вопросам Юнилевер Русь и Наталья Гусева, старший юрист, Mercedes-BenzRussia.

Н. Гусева рекомендовала проводить тщательный поиск сходных товарных знаков перед подачей заявок, а также анализировать, не использованы ли данные обозначения другими лицами.

Анастасия Шкарина отметила, что до запуска бренда важно провести поиск не только по товарным знакам, но также и поиск по промышленным образцам. Кроме того, крайне важно обеспечить конфиденциальность любой информации о запуске бренда до совершения всех необходимых действий, направленных на его защиту. Заблаговременно стоит подумать и о дальнейших планах развития бренда, а также о необходимости регистрации товарных знаков в странах потенциального экспорта.

Маргарита Дивина, партнер Бейкер и Макензи обратила внимание аудитории на актуальность вопросов распоряжения правами на товарные знаки, т.к. могут влечь за собой множественные практические проблемы, например, с точки зрения налогового и таможенного законодательства. М. Дивина отметила, что исключительное право на товарные знаки имеет свои пределы. В частности, таким ограничением исключительного права на товарный знак является исчерпание права, т.е. ситуация, когда товары под товарными знаками введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Заключение лицензионных договоров на товарные знаки в том случае, когда права на товарные знаки уже исчерпаны, а также выплата лицензионных платежей по таким договорам зачастую влекут за собой претензии налоговых органов. Докладчик порекомендовала избегать заключения лицензионных договоров и выплаты роялти в ситуации, когда права на товарные знаки исчерпаны.

Также М. Дивина посоветовала внимательно отнестись к вопросу включения лицензионных платежей в таможенную стоимость импортируемых товаров и отметила возросшее внимание таможенных органов в проблематике лицензионных договоров и поставок брендированных товаров.

Анастасия Серебрийская, руководитель департамента корпоративного права и интеллектуальной собственности Росинтер Ресторантс Холдинг рассказала о порядке использования средств индивидуализации в рамках договора коммерческой концессии: необходимости конкретизации способов использования средств индивидуализации, указания классов МКТУ, в отношении которых предоставляется право использования товарных знаков; использовании «бренд-буков»; предварительного согласования рекламных материалов, содержащих средства индивидуализации; включения в договор обязательства не использовать словесные элементы товарного знака в фирменном наименовании пользователя и т.д. При этом помимо определения порядка использования товарного знака, по мнению докладчика, также крайне важно согласовать процесс взаимодействия правообладателя и пользователя при выявлении нарушения со стороны третьих лиц и при предъявлении претензий к пользователю.

Финальным стало выступление О.A.Рузаковой,заместителя руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, которая обратила внимание на недостаточное правовое регулирование в Российской Федерации таких средств индивидуализации, встречающихся в зарубежных правопорядках, как географические указания и указания происхождения товара. Докладчик представила существующие критерии разграничения географических указаний, указаний происхождения товара и наименований мест происхождения товара, а также предусмотренные международными договорами специальные способы защиты прав на такие обозначения.

Также О.Рузакова сообщила о новых законодательных инициативах в сфере интеллектуальной собственности, которые находятся на рассмотрении в Государственной Думе.

Аудитория проявила активное участие в работе конференции в режиме вопросов к панелистам и жаркой дискуссии в перерывах между сессиями. Ежегодная конференция ОКЮР по интеллектуальной собственности, как всегда, охватила актуальные вопросы правоприменения и дала участникам пищу для размышления.

Информационные партнёры